冉瑞雪是中國最早從事美國337調查業務的律師之一,目前代理美國337調查案件最多的中國律師之一,第一個被ITC認定為可以接觸對方當事人商業秘密而能夠實質代理美國337調查案件的中國律師,并多次被商務部等邀請就337案件提供專家意見。
337條款是中國企業走向海外遇到的最典型的知識產權“絆馬索”。中國企業應如何應對?
自2002年下半年起,美國國際貿易委員會(ITC)對中國企業頻頻發起337調查。2004年,ITC共發動30起337調查,其中涉及中國內地企業的就高達5起,波及新科電子、寧波貝發、中芯國際等數家中國知名企業。
美國337調查是指美國針對進口貿易中不公平的競爭行為,主要是知識產權侵權采取的一種措施。美國337調查可以由廠商向ITC提起,也可以由ITC自行發動。遭遇337調查的企業一旦被裁決侵犯了申請人在美國有效的知識產權,被訴企業將面臨驅逐令和制止令。對于走向海外市場的中國企業來說,這種以知識產權調查為手段的陌生阻礙,遠比國內訴訟復雜,也有著非常大的殺傷力。但是337調查并不是一堵無法跨越的高墻,企業也不是沒有進行騰挪的空間。
面對337調查,企業的首要問題是應訴。如果被訴企業不應訴,美國ITC將缺席裁決,認定起訴書中的事實成立,把被訴企業的涉案產品排除在美國市場之外。所以如果被訴企業包括數家中國企業,采用聯合應訴的方式將分攤企業高達數百萬美元的應訴成本壓力。如果美國ITC應調查申請人要求裁決發布無限驅逐令,那么,所有涉案產品的對美出口將會被禁止,進而影響整個行業。實際上,在2003年美國勁量與Eveready指控中國24家企業侵犯其無汞堿性電池專利一案中,未被列明為被訴企業的其他電池企業就承擔了部分訴訟費用。
337調查只是商戰的一種工具而已。應訴過程中,只有了解申請人發動337調查的真實目的,才能更好地確定應對方案。比如,申請人是為了達到被訴企業向其支付許可使用費的目的而起訴,則達成和解的可能性就很大。另外,中國企業要認真評估原告產品和自己產品。目前,針對中國企業的337調查主要是知識產權侵權類型的案件。中國企業應借重專業律師的幫助,以評估自己的產品是否構成知識產權侵權,以及是否滿足美國337調查的其他構成要件。另外,中國企業還應考慮是否存在對抗申請人的其他有效抗辯,例如,是否存在專利無效、濫用專利違反了美國反托拉斯法等情況。綜合這些分析和研究,企業要確定具體的應訴策略——是選擇和解,還是選擇全程應訴。
雖然在337調查的應訴技巧和策略上有很多空間,但是徹底解決337調查問題的關鍵還是在企業自身。中國企業應盡快建立完善的知識產權戰略,例如,在通過核心技術的專利申請保證競爭優勢的同時通過非核心技術的專利申請增加專利談判的籌碼。另外,加強知識產權監控,注重知識產權登記注冊管理,跟蹤知識產權的登記、許可、變更等。此外在進軍海外市場前,應進行知識產權調查,例如,主要競爭對手擁有的核心技術、主要品牌等。
值得注意的是,企業應該看到可以在自身之外尋求支持。比如行業協會的支持——建立行業預警機制,建立應訴費用分攤機制。而更重要的是謀求政府支持,例如,促使政府出臺有利于應訴美國337調查的政策,積極參與出口爭議的國際協調。
雖然337條款是美國為了保護自身利益設定的知識產權武器,但是并不是不能為我所用。我國公司也可以考慮利用美國337調查程序打擊市場競爭對手。這方面的典型案例是臺灣聯華電子有限公司在ITC控告臺灣矽統科技股份有限公司侵犯其專利,并于2001年2月27日成功啟動337調查。相信隨著中國企業的發展和國際化程度的提高,可以順利應對甚至有效利用337條款這個知識產權武器的企業將會越來越多。